상표권 침해 대응, 무엇부터 해야 하는가

핵심 사항

2025년 7월 22일부터 상표법과 디자인보호법의 증액배상 한도가 올라갔습니다. 고의로 타인의 상표권을 침해한 경우 법원이 인정할 수 있는 배상액의 상한이 손해액의 3배에서 5배로 상향되었습니다. 5배까지 가능한 나라는 현재 중국과 우리나라뿐입니다.

배경에는 수치가 있습니다. 위조상품 유통 적발 건수가 2020년 13만여 건에서 2024년 27만여 건으로 5년 사이 두 배가 되었습니다. 침해로 얻는 이익이 정당한 대가를 지불하는 것보다 크다는 판단이 이어져 왔다는 뜻입니다.

그런데 실무에서 권리자가 실제로 회수하는 금액은 여전히 크지 않은 경우가 많습니다. 배수가 낮아서가 아니라 그 앞 단계가 비어 있기 때문입니다. 증액배상을 받으려면 고의가 인정되어야 하고, 고의를 다투려면 침해 사실과 그 규모가 증거로 남아 있어야 합니다. 그리고 그 증거는 상대방이 정리하기 전에 확보되어야 합니다.

그래서 상표권 침해 대응에는 순서가 있습니다. 순서를 건너뛰면 강화된 규정이 있어도 쓰지 못합니다.

유형 1. 동일한 상표를 동일한 상품에 사용하는 경우

가장 명확한 형태입니다. 등록번호와 지정상품만 확인하면 판단이 어렵지 않습니다.

유형 2. 유사한 상표를 유사한 상품에 사용하는 경우

실제 분쟁의 대부분이 여기에 속합니다. 외관과 호칭, 관념을 기준으로 거래통념상 출처의 혼동을 일으킬 우려가 있는지를 봅니다. 상품의 유사 여부도 함께 판단되므로, 등록 당시 지정상품을 어떻게 잡아 두었는지가 결과를 좌우합니다.

유형 3. 위조상품의 제조와 유통

형사 대응의 실익이 가장 큰 유형입니다. 수사 과정에서 확보되는 거래 자료가 이후 손해액 산정의 근거가 됩니다.

유형 4. 온라인 판매

오픈마켓, 사회관계망 계정, 라이브커머스를 통한 판매입니다. 판매자를 특정하기 어렵고 계정이 자주 바뀌는 것이 특징이어서, 플랫폼 신고와 함께 판매자 정보를 확보하는 절차를 병행해야 합니다.

유형 5. 도메인과 계정명, 해시태그

상표를 도메인이나 계정명에 사용하거나 게시물의 해시태그로 사용하는 경우입니다. 사용 태양에 따라 침해 여부가 갈립니다.

유형 6. 키워드 광고

타인의 상표를 검색 키워드로 구매하여 자신의 광고를 노출시키는 방식입니다. 광고 문안과 노출 형태에 따라 판단이 달라집니다.

유형 7. 병행수입

진정상품을 수입하여 판매하는 경우 원칙적으로 침해가 아닌 것으로 다루어지나, 품질에 차이가 있거나 상표권자의 관리 아래 있는 것으로 오인시키는 표시를 한 경우에는 달리 볼 여지가 있습니다.

유형 8. 종전 거래관계자의 계속 사용

대리점 계약이 끝난 뒤에도 간판과 홍보물을 그대로 쓰는 경우, 퇴사한 직원이 같은 표장으로 영업하는 경우입니다. 계약서에 사용 중단과 철거에 관한 조항이 있는지가 대응 속도를 정합니다.

유형 9. 침해가 아닌 경우

상표로서의 사용이 아니면 침해가 성립하지 않습니다. 상품의 디자인으로 사용된 경우, 용도나 규격을 설명하기 위해 사용된 경우, 자기의 성명이나 명칭을 보통으로 사용한 경우 등이 여기에 해당합니다. 이 구분을 하지 않고 경고장을 보내면 역공을 받습니다.

유형 10. 무단 선점 출원

거래 상대방이나 국내 유통업자가 먼저 출원해 두는 경우입니다. 부정한 목적이 인정되면 등록을 막거나 무효로 할 수 있습니다.

유형별 대응 수단

첫째, 증거 확보가 경고장보다 먼저입니다.

가장 흔한 실수가 침해를 발견하자마자 경고장을 보내는 것입니다. 경고장을 받은 상대방은 게시물을 내리고 재고를 옮기고 판매 이력을 정리합니다. 그러면 침해 사실은 남되 규모를 증명할 자료가 사라집니다. 그래서 순서를 바꿔야 합니다. 실제로 물건을 구매하여 보관하고, 판매 페이지와 광고를 시점이 확인되는 형태로 보존하고, 판매 수량을 추정할 수 있는 자료를 모으고, 사업자를 특정한 뒤에 통지합니다.

둘째, 고의의 증명이 증액배상의 관문입니다.

5배까지 인정받으려면 침해자가 알면서 했다는 점이 인정되어야 합니다. 실무에서 가장 강력한 자료는 경고장을 받은 뒤에도 판매를 계속했다는 사실입니다. 그래서 경고장은 감정을 담는 문서가 아니라 증거를 만드는 문서로 작성해야 합니다. 등록번호와 지정상품, 침해로 보는 구체적인 사용 태양, 요구하는 조치와 회신 기한이 명확히 들어가야 하고, 도달 사실이 남는 방식으로 보내야 합니다.

셋째, 손해액의 산정 방법을 미리 정합니다.

상표법은 여러 방법을 두고 있습니다. 침해자가 양도한 물건의 수량에 권리자의 단위수량당 이익액을 곱하는 방법, 침해자가 얻은 이익액을 손해액으로 추정하는 방법, 통상 받을 수 있는 사용료 상당액을 청구하는 방법입니다. 그리고 손해액의 입증이 성질상 극히 곤란한 경우에는 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사 결과를 참작하여 상당한 손해액을 인정할 수 있습니다. 어느 방법을 택하느냐에 따라 필요한 자료가 달라지므로, 자료를 모으기 전에 방향을 정해 두는 편이 효율적입니다.

넷째, 법정손해배상을 검토합니다.

실제 손해를 증명하기 어려운 사안에서는 법정손해배상을 청구할 수 있습니다. 1억원 이하의 범위에서 상당한 금액을 청구할 수 있고, 고의적인 침해에 대해서는 3억원 이하까지 가능합니다. 소규모 온라인 판매처럼 매출 자료를 확보하기 어려운 사안에서 실용적인 선택지가 됩니다.

다섯째, 가처분으로 먼저 멈춥니다.

본안 소송은 시간이 걸립니다. 그 사이에 유통이 계속되면 회복이 어려워지므로, 침해행위의 금지를 구하는 가처분을 먼저 검토합니다. 담보 제공이 필요하고 피보전권리와 보전의 필요성을 소명해야 하므로, 앞서 확보한 증거의 질이 여기에서 그대로 드러납니다.

여섯째, 형사와 민사를 함께 봅니다.

상표권 침해는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 해당하고, 법인에는 양벌규정에 따라 3억원 이하의 벌금이 부과될 수 있습니다. 형사 절차의 실익은 처벌 자체보다 수사 과정에서 유통 경로와 거래 자료가 확보된다는 점에 있습니다. 다만 형사만으로는 손해가 회수되지 않으므로 민사를 함께 준비해야 합니다.

일곱째, 국경 단계에서 막습니다.

수입되는 물품이 문제라면 지식재산권을 세관에 신고해 두는 것이 효과적입니다. 통관 단계에서 확인과 보류가 이루어지므로 국내 유통 이후에 쫓아가는 것보다 비용이 적게 듭니다.

여덟째, 상대방이 등록상표를 갖고 있는 경우입니다.

이 경우 침해를 주장하기 전에 그 등록의 유효성부터 검토해야 합니다. 부정한 목적의 출원이었다면 무효심판을, 3년 이상 사용하지 않았다면 불사용취소심판을 함께 진행합니다.

아홉째, 침해 주장을 받은 쪽이라면 방향이 다릅니다.

우리 사용이 상표로서의 사용인지, 상표권의 효력이 미치지 않는 범위에 해당하는지, 상대방보다 먼저 사용해 온 사정이 있는지, 상대방의 등록에 무효 사유가 있는지를 순서대로 검토합니다. 경고장을 받았다고 곧바로 사용을 중단하면 이후 협상에서 불리해지는 경우가 있으므로, 회신 전에 검토가 필요합니다.

절대 하지 말아야 할 것

감정을 담은 경고장을 보내는 것, 사회관계망에 상대를 공개적으로 지목하는 것, 검토 없이 형사고소부터 하는 것, 그리고 알면서 방치하는 것입니다. 앞의 두 가지는 명예훼손이나 영업방해로 되돌아오고, 세 번째는 침해가 성립하지 않는 사안이었을 때 문제가 되며, 마지막은 나중에 권리 행사의 진정성을 의심받는 사정이 됩니다.

평시에 해 둘 것

지정상품을 실제 사업 범위에 맞게 정비하고, 상표를 사용한 증거를 정기적으로 보관하며, 유사 표장의 출원과 시장 유통을 모니터링하는 일입니다. 사용 증거의 보관은 불사용취소심판을 당했을 때 방어의 유일한 수단입니다.

대응 단계별 정리

아래 표는 실제 사건을 각색하여 정리한 것이며, 동일한 결과를 보장하지 않습니다.

시사점 및 대응

증액배상 한도가 5배로 올라간 것은 권리자에게 유리한 변화이나, 그 조항이 실제로 작동하려면 고의가 인정되어야 하고 손해액의 기초가 증명되어야 합니다. 두 요건 모두 침해를 발견한 직후에 무엇을 했는지에 달려 있습니다.

저희는 상표권 침해 사건에서 증거를 먼저 확보한 뒤 경고장을 보내 고의 인정의 기초를 만든 사례, 가처분으로 유통을 중단시킨 사례, 형사 절차에서 확보된 거래 자료를 민사의 손해액 산정에 활용한 사례, 상대방 등록상표에 대한 무효심판과 불사용취소심판을 병행하여 권리관계를 정리한 사례를 수행해 왔습니다.

침해를 발견하셨다면 상대에게 연락하시기 전에 먼저 상담받으시기 바랍니다. 연락 한 통의 순서가 회수 가능한 금액을 바꿉니다.